［案例一］定牌加工出口产品使用他人注册商标

    案情：

    2011年3月，J市工商局接到邻市某木业有限公司举报，称J市某工贸有限公司在没有得到该公司授权的情况下，非法使用其商标向新加坡出口红富士苹果。木业公司提供了拥有注册商标的证明材料,商标注册类别为31类，该商标未在新加坡注册。

    接到举报后，J市工商局立即组织执法人员检查，在工贸公司仓库发现印刷有涉案商标的包装箱1100个。经调查，工贸公司与木业公司无业务往来，该公司与新加坡某公司签订合同，由工贸公司在国内组织货源，由新加坡某公司指定青岛某包装纸业有限公司生产包装箱，工贸公司包装后把产品全部发往新加坡，由新加坡某公司在新加坡销售。

    分歧：

    第一种意见认为，本案不构成商标侵权。这种意见认为，木业公司的商标虽在国内注册，但并未在新加坡注册，工贸公司的行为类似于定牌加工，其产品出口新加坡， 并不在国内销售。

    第二种意见认为，本案构成商标侵权。虽然涉案商标未在新加坡注册，工贸公司生产的冒牌红富士通过新加坡某公司在新加坡市场销售，但该公司作为生产企业，事实上在国内已经与新加坡某公司形成贸易关系，构成了商标侵权。

    办案机关最终采纳第二种意见，对当事人进行了处罚。

    分析：

    当事人工贸公司的行为和定牌加工行为类似。在实践中，因定牌加工出口产品使用他人在国内已注册商标的情形时有发生。这种情况是否侵权，理论与实践中均存在争议。

    在司法实践中，判决侵权与不侵权的案例均存在。

    认为不侵权的理由主要有3个。一是贴牌生产的产品不在国内销售，不会造成与国内相同或近似商标的混淆与误认。二是贴牌生产的产品销售到国外，并未造成对国内商标权人的真实损害。三是商标权具有地域性特点，在国内的注册商标只在国内受保护，产品在国外销售，则不对在国内注册的商标构成侵权。

    近年来，无论是法院判例，还是海关、工商机关的执法实践，更多的是认定这种行为侵权。注册商标专用权仅指对注册商标的使用，销售侵权产品的行为和反向假冒的行为，同样属于对注册商标的使用。《商标法》第五十二条第（一）项认定的侵权行为是“未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标”。《商标法实施条例》第三条规定，《商标法》和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。因而，非商标注册人擅自将他人注册商标使用于同一种或类似商品上，无论是否实际销售都是侵权。

    商标是否侵权应以是否使用为依据，而不应以是否混淆、是否造成损失为依据。在一个商品上未经许可擅自使用他人的注册商标，可能存在造成混淆、足以造成混淆、不造成混淆3种情形。在同一种商品或类似商品上使用，并在注册国销售，肯定会造成混淆。在同一种商品或类似商品上使用，虽没有销售，也足以造成混淆，即有混淆的可能性。不在同一种商品或类似商品上使用，或虽在同一种商品或类似商品使用，但不在注册国销售，则不造成混淆。

    实际上，《商标法》规定不得在同一种商品或类似商品上使用，是基于防止混淆的目的，但是判定侵权却不能以是否造成混淆为标准。综上，在对外出口的定牌加工商品上擅自使用他人在国内已注册商标的行为，应按商标侵权处理。

［案例二］施工中使用假冒注册商标材料

    案情：

    当事人丙施工单位负责某建筑工程中的防水工程。按照合同约定，施工单位应使用指定商标的聚乙烯丙纶防水卷材，工程实行综合单价，包括材料费、材料试验费、人工费、各种税金、现场清理费、蓄水试验费、清运垃圾费等全部内容。施工单位在具体施工过程中，使用的是冒牌聚乙烯丙纶防水卷材，被工商机关查处。

    分析：

    在办案过程中，对于建筑施工单位在施工过程中使用假冒注册商标建筑材料的行为应当如何定性，存在两种不同意见。

    第一种意见认为，当事人的行为不构成商标侵权，属于民事违约。当事人购买使用冒牌防水卷材是单纯意义上的使用行为，《商标法》对购买假冒注册商标商品并使用的行为没有规定，工商机关对使用假冒商标商品的行为不能作出处罚。即使不是单纯的使用行为，当事人将购买的冒牌防水卷材铺设在建筑工程当中，上面覆盖水泥，防水工程完工后从表面无法看到卷材的商标，这种行为本身不会造成消费者混淆，没有给注册商标所有权人造成损害。

    第二种意见认为，本案当事人的行为构成商标侵权。本案中的工程实行综合单价，施工单位的施工计价既然包括材料费、人工费，说明当事人有销售材料的行为。根据《营业税暂行条例实施细则》第六条的规定，一项销售行为如果既涉及应税劳务又涉及货物，为混合销售行为。因此，对于施工单位，应按销售侵犯注册商标专用权商品定性并予以处罚。是否造成混淆不是认定侵权的必要法定条件，本案施工单位既然销售了假冒注册商标的商品，就应当承担相应法律责任。

    笔者同意第二种意见。就本案而言，不能将当事人的行为定性为使用行为，而应定性为销售行为。根据《反不正当竞争法》的规定，商品可以是实物商品，也可以是服务。在本案中，施工单位向合同另一方出售的是防水材料和服务。施工单位并非施工材料的实际使用者，而仅为加工者，最终的购买者为建筑方。《商标法》并未指明销售商品的形式和形态，应当具体案件具体分析。施工单位的行为，实质上既侵犯了权利人的商标专用权，又损害了建筑方利益。装饰材料单独作为标的列入合同，应视为定购代销行为。施工单位在施工过程中，使用假冒他人注册商标的材料，同时承担民事责任与承担行政责任并不矛盾，所以不能因其民事违法就免除其行政责任。